Come fare per registrare un marchio e con quali costi

Cos’è un marchio? Il marchio è il segno che contraddistingue sul mercato i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il marchio è ciò che permette ai consumatori di scegliere i tuoi prodotti e non quelli dei tuoi concorrenti e che gli consentirà di ripetere in futuro quell’acquisto.
Il marchio infatti consente al consumatore di conoscere chi realizza un prodotto ed è per lui garanzia di determinate caratteristiche e qualità di cui è alla ricerca.
Solitamente si tratta di un segno grafico, un logo o una parola che il consumatore memorizza e che gli consentirà, appunto, di ripetere l’acquisto.
È molto importante che il marchio, per la tutela della sua funzione, venga registrato. Solo in tal modo, infatti, ne viene garantita l’esclusiva. Quando è registrato il marchio viene affiancato dalla sigla ®.
 
 Come si registra un marchio?  
Vedremo insieme nel corso di questo articolo l’iter per la registrazione di un marchio.
 
 Vediamo anzitutto perché registrare un marchio  
Registrare un marchio è importante perché solo il marchio registrato da al suo titolare un diritto di esclusiva, quindi un vero monopolio sull’utilizzo di quel segno o di quella parola.
Senza contare che un marchio conosciuto sul mercato ha un valore molto rilevante per l’azienda.
Tutti noi conosciamo marchi famosi quali Armani, Nike, Samsung o Lamborghini: questi marchi sono per il consumatore una certezza di determinate qualità dei prodotti con essi contrassegnati.
La registrazione del marchio è l’unico strumento che permette di creare un valore aziendale che potrebbe crescere, anche di molto, nel futuro ed è sicuramente un’operazione necessaria per tutelare un bene aziendale fondamentale.
Ma vediamo cosa prevede la legge per la registrazione di un marchio e quali sono i costi per tale attività.
 
 Registrare un marchio in Italia  
Cosa può essere registrato come marchio?
Il riferimento normativo in Italia è dato dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), il quale prevede che può costituire un marchio registrato ogni segno, in particolare le parole, i cognomi, i segni grafici o loghi, gli acronimi e le combinazioni di lettere, i numeri, i suoni, i colori, le forme delle confezioni o dei singoli prodotti, purché siano capaci di:
a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
b) essere rappresentati nel Registro dei marchi in modo da permettere che venga determinato in modo univoco l'oggetto della protezione data dalla registrazione del marchio.
 
Un caso un po’ particolare è dato dai cognomi: perché si possa depositare quale marchio un nome proprio, questo non deve ledere il decoro o la fama di chi ha effettivamente quel nome.
Se si tratta di un nome notorio, solo chi porta quel nome ha diritto a registrarlo come marchio (possono procedervi anche soggetti terzi ma a tal scopo autorizzati).
A differenza di quanto si è portati a pensare, non è consentito l’uso del proprio cognome quale marchio d’impresa se lo stesso è già stato registrato da altri come marchio nel medesimo settore (o, in caso di marchi famosi, anche in settori differenti).
 
 Per poter procedere alla registrazione, un marchio deve avere queste caratteristiche: 
• Novità: non deve essere uguale né confondibile con altro marchio già depositato o registrato da terzi;
• Distintività: deve permettere al consumatore di distinguere sul mercato i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
• Liceità: il marchio non può essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
• Non ingannevolezza: il marchio scelto non deve ingannare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto.
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 del Codice di Proprietà Industriale, il titolare di un marchio ha il diritto di impedire ai terzi di utilizzare:
a) un marchio che sia identico al proprio
b) un marchio che risulti uguale o similare al proprio marchio, per contraddistinguere beni o servizi uguali o comunque affini, se ciò possa creare rischi di confondibilità o di associazione nella mente dei consumatori tra le aziende titolari dei marchi messi a confronto;
c) un marchio uguale o simile al proprio marchio anche per classi merceologiche diverse e non affini, ma questo solo se il marchio già tutelato sia rinomato e se l’adozione del marchio consente a chi ha depositato per ultimo di trarre un ingiusto vantaggio dal marchio in precedenza registrato o possa comunque creare un danno allo stesso.
 
 La procedura per ottenere la registrazione di un marchio  
La prima cosa da fare per ottenere la concessione di un marchio in esclusiva è rivolgersi agli Uffici Marchi del territorio di interesse, che possono concedere al richiedente il diritto di esclusiva.
Vediamo di seguito quali sono questi Uffici per un marchio in Italia, in Unione europea o per un Marchio Internazionale:
• Italia: UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Roma)
• Unione europea: EUIPO, Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (Alicante)
• Marchio internazionale: OMPI, Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Ginevra)
 
 Ma vediamo ora i 5 step per la registrazione del tuo marchio: 
1. Creazione del marchio
La prima cosa da fare è realizzare il marchio dell’azienda o di un determinato prodotto.
Occorre anzitutto pensare, in genere con l’aiuto di un’agenzia di comunicazione, ad un marchio originale, che non descriva le caratteristiche del prodotto tramite termini generici.
Questi, infatti, non sono monopolizzabili e non possono quindi costituire un marchio. Sono termini che tutti i tuoi concorrenti potranno utilizzare.
È necessario che il tuo marchio sia esclusivo e nuovo, quindi come abbiamo visto non deve assomigliare ad un marchio di altri concorrenti.
Per questo bisogna focalizzarsi sulla scelta del nome e dell’immagine grafica del proprio marchio.
 
2. Ricerche sui marchi già esistenti
Prima di depositare un marchio è consigliabile fare una ricerca sui marchi anteriori. Di cosa si tratta? Di una verifica, svolta preferibilmente da un professionista esperto della materia, per verificare che non ci siano nei Registri marchi interessati marchi identici o simili.
 
 Come si fanno le ricerche di anteriorità?  
Siti specializzati come https://www.registrareunmarchio.it/ ci mettono a disposizione delle conoscenze e degli strumenti per fare una ricerca di base e ci spiegano anche perché tale indagine, per la sua complessità e delicatezza, dovrebbe essere affidata ad un professionista del settore, che utilizza strumenti professionali per lo svolgimento delle ricerche marchi.
Se dovessero essere rintracciati marchi uguali o simili a quello individuato, sarà bene differenziare in qualche modo il proprio segno da quelli già esistenti.
 
3. Utilizzare la Classificazione dei prodotti e servizi
Tutti i prodotti e servizi vendibili sul mercato sono raggruppati, da un Accordo tra Stati, in classi merceologiche, tutte dettagliate in un elenco ufficiale chiamato classificazione di Nizza.
Si tratta quindi di gruppi di beni o servizi, classificati secondo aree merceologiche per un totale di 45 classi, di cui le prime 34 sono relative ai prodotti e le restanti fanno riferimento ai servizi.
Per poter depositare la domanda di registrazione, è necessario identificare in quale classe rientrano i propri prodotti o servizi e indicare, in sede di deposito del marchio, le classi di interesse per le quali si richiede la registrazione.
Vediamo un esempio: per un marchio di un vino bisognerà inserire la classe n. 33 relativa alle «bevande alcoliche», mentre per un servizio medico la classe sarà la n. 44.
La tutela viene, in generale, data solo per la classe inserita.
Si pagano delle tasse per ogni classe chiesta. Pertanto, più classi inserisco più sarà ampia la mia tutela più elevata sarà la spesa da affrontare per la registrazione del marchio.
 
4. Depositare la richiesta di registrazione del proprio marchio
Una volta poste in essere le attività preliminari alla creazione del marchio, si procederà alla preparazione e presentazione della domanda di registrazione presso l’Ufficio.
È possibile registrare un marchio a livello nazionale (in Italia o in un singolo Stato estero), un marchio europeo o un marchio internazionale.
Ogni marchio vale solamente nel territorio per il quale sono state pagate le tasse.
 
 Vediamo ora di capire cosa fare per chiedere la registrazione di un marchio: 
• Italia
Il Italia un marchio può essere depositato alla Camera di Commercio o sul portale dell’UIBM. Cosa serve per predisporre la modulistica in maniera corretta?
- Tutti i dati personali o societari del titolare del marchio
- Tutte le caratteristiche del marchio richiesto
-  Pagamento delle tasse e dei bolli
Se non si hanno gli strumenti o le conoscenze adeguate, è importante affidarsi ad un professionista della materia dei marchi, quindi un Consulente iscritto all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o un Avvocato specializzato in tema di marchi.
 
• Europa
Il percorso per il deposito della richiesta di marchio è simile a quello per il deposito di un marchio italiano. Come abbiamo visto sopra l’Ufficio è l’EUIPO, con sede ad Alicante.
La domanda viene compilata e depositata in via telematica. In questo caso, la tutela sarà in tutti gli Stati dell’Unione europea.
 
• Internazionale
L’Ufficio che si occupa della registrazione dei marchi internazionale è l’OMPI o WIPO, con sede a Ginevra.
Ci sono ad oggi oltre 100 Stati che hanno aderito al Sistema sul marchio internazionale.
A differenza del marchio europeo il marchio internazionale non è un blocco unico, valido in tutti i territori, ma bisogna selezionare i singoli Stati di interesse e pagare le tasse richieste da ciascuno di essi. L’iter di registrazione potrà poi essere diverso da Paese a Paese.
Per depositare un marchio internazionale bisogna necessariamente avere un marchio di base, in Italia o in Unione europea ad esempio, e la domanda dovrà essere inoltrata all’OMPI dall’Ufficio di partenza.
 
5. Ottenere la registrazione
Dopo aver depositato la domanda di registrazione, bisognerà aspettare l’esame dell’Ufficio e che si concluda la fase legata alla pubblicazione del marchio, nella quale i soggetti terzi potranno muovere delle contestazioni o bloccare la registrazione del marchio.
Una volta concessa la registrazione, che risulterà da un attestato ufficiale, sarà importante utilizzare il marchio, per evitare il rischio che possa decadere per non uso.
L’utilizzo del marchio deve avvenire entro 5 anni dalla registrazione, quindi vi è un buon margine di tempo per intraprendere tale uso.
 
 Cosa costa registrare un marchio? 
Per la registrazione di un marchio bisogna sostenere dei costi, dati dalle tasse richieste dagli Uffici ed eventualmente dai compensi del professionista cui ci si rivolgere per curare la pratica di registrazione.
I costi fissi dipendono dal territorio nel quale tutelare il marchio (un marchio europeo costa necessariamente di più di un marchio in un solo territorio, come quello italiano) e dal numero di classi merceologiche per le quali viene richiesta la tutela.
 
 Scopriamo insieme i costi  
1. Marchio italiano UIBM (in modalità telematica)
• 101 Euro di tasse di registrazione per una classe di beni o servizi;
• 34 Euro per ogni classe ulteriore. Una classe è già inclusa nelle tasse di registrazione sopra indicate;
• 42 Euro per marca da bollo;
• 34 Euro aggiuntivi se ci si rivolge ad un professionista, per la lettera di incarico
  
2.    Marchio europeo EUIPO (in modalità telematica)
• 850 Euro di tasse di registrazione per una classe di prodotti o servizi;
• 50 Euro di tasse per la seconda classe merceologica;
• 150 Euro di tasse per ogni ulteriore classe dalla terza in poi.
 
3. Marchio internazionale OMPI
Per la registrazione di un marchio internazionale bisognerà sostenere dei costi che variano, di molto, in base al numero di territori inseriti nella domanda di registrazione e al numero di classi.
Ogni Stato chiede le sue tasse, diverse a seconda degli Stati, e in base al numero di classi.
Ci sono sicuramente delle tasse fisse di partenza, a prescindere dal numero di territori inseriti.
Ad esempio, per una domanda non a colori, partendo da un marchio italiano, sono di CHF 653, cui aggiungere le spese dovute all’Ufficio marchi italiano che trasmetterà la domanda all’OMPI, ad oggi pari ad Euro 225.
Le tasse dovute all’EUIPO, dove si partisse da una domanda europea, sono invece di Euro 300, oltre a quelle di base dovute all’OMPI.